97民專訴34號

 

原告有一「剪刀結構」的新型專利，其主張被告等進口大陸製作與其專利剪刀相同之產品，侵害原告之系爭專利權，並請求損害賠償。

M257941 「剪刀結構」新型專利(申請日：2004/06/16 公告日：2005/01/13)

 

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系爭專利簡介

 

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原告與被告

 

原告:吳○秀 、洪○杰

被告:

1. 胡○政-辰○國際美髮用品企業社
2. 謝○澐-盧○企業社
3. 張○濱

 

原告主張	被告主張
原告享有該新型發明專利權。	系爭專利乃仿冒同業作品，故不具新穎性及進步性。 當時原告申請專利時被第三人有舉發，之所不成立，是因為舉發人所蒐集的證據不足，和審查人員忽略專利法94條第一項第一款。(新穎性)
原告所販售系爭專利剪刀，皆標示專利證書號碼。	原告未在包裝上標示專利證書字號(專利法79條) 專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數 且當被告行使系爭專利權時，原告未提示新型專利技術報告進行警告(專利法104條)。新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告
被告等以未設立登記之「鴻船公司」名義，至遲於96年開始向大陸進口落入系爭專利請求範圍之剪刀，以原告產品價格約三分之一以下之低價販售。	原告有張冠李戴、故意栽贓之嫌 所出示之收據，僅證明被告有出售剪刀的事實，不能證明圖片所述剪刀是由被告所售。 且原告所提之剪刀實物，外觀及樣式皆和被告所售不同。 某一收據之出售人為「鴻船公司」，負責人並非被告丙張○濱 。 保全證據的六把剪刀，是被告胡國正接受同業所贈之物，始終未有製作或販賣之行為，且與系爭專利剪刀樣式等皆不同。
被告造成原告商譽及業務上之損害，請求損害賠償。	原告所稱之商譽及業務上受有損害，實主因乃為「銷售不佳」所導致。 系爭專利剪刀，因為鈍刀不好用，本身不實用，而滯銷自行停產。 原告並因此改生產「非鈍刀」之剪刀。絕非因被告等仿冒，至其銷售減少而受損害。 且原告未能舉證證明其受損害之項目、程度、範圍與金額為何。

 

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爭點

 

原告系爭專利是否不具新穎性或進步性而有應撤銷專利權之原因？

被告是否曾販售或製造侵害系爭專利權之剪刀？

原告聲明請求部分是否適當？

 

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適用之法條及法院得心證理由

智慧財產案件審理法第16條

1. 當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。
2. 前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。

智慧財產案件審理細則第28條第1項

專利法第94條第1項第1款、第4項

 

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爭點1:系爭專利是否具撤銷之原因

 

撤銷之原因:不具新穎性(94條第一項 )或進步性(94條第四項)

新穎性：申請前未見於刊物、未已公開使用、或未為公眾所知悉者，使謂新穎。

進步性(非顯而易見性)：指所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之技術現況，所不能輕易完成者。

系爭專利範圍

 

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引證證據 V.S Claim 1

新穎性

1.被證四

• 92年出版，早於專利申請日
• 刊登某公司剪刀之廣告，已有揭露系爭專利部分技術
• 未揭示系爭專利「第一刀刃是鋒刃、第二刀刃是鈍刃」之技術特徵
• 故被證四難證明系爭專利不具新穎性

2.被證八

• 廣告中仍未揭示系爭專利之「第一刀刃是鋒刃、第二刀刃是鈍刃」的技術特徵。
• 故此證亦難證明系爭專利範圍第一項不具新穎性。

3.被證十一

• 證人證詞:可○○公司職員，自91年向日本進口一刀鋒一刀鈍之剪刀販賣
• 證人所提之型錄與原告所提之舉發審定書證據(原證42，雜誌)都揭示相同型號之剪刀，且二者皆註明有相同公司之商標及聯絡地址，所以至少九十二年十月即有進口販賣之實
• 證人所提之型錄均明顯標出「棒刃沒有鋒利的刀刃」，型錄特徵欄也有提及「鋒刃坐在齒刃上」、「棒刃上沒有做鋒刃」
• 故，被證十一已揭露系爭專利「第一刀刃一端係鋒刃，第二刀刃一端係鈍刃」技術特徵
• 但無將全部的技術特徵明確的描述出來

 

進步性

• 縱使證據目錄上之型號剪刀未揭露「第一手把的曲線環狀與該第二手把的曲線環狀彼此曲線係完全相反」的構造
• 組合被證四、八、十一送貨單、型錄及證人證詞，Claim 1 未產生不可預期之功效(可供反握、區分鈍利面、不易刮傷髮質及省力操作)
• 所屬技術領域中具通常知識者依組合先前技術顯能輕易完成
• 系爭專利申請專利範圍第一項不具進步性。

 

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引證證據 V.S Claim 2

新穎性

附屬項第2項包含第1項獨立項之全部技術內容，因為被證4、8、11難證明第一項不具新穎性，因此也難證明第二項不具新穎性。

 

進步性

附加技術特徵(連續缺口)已揭露於被證4、8、11中。

• 依附於第一項部分，不具進步性，已見於上述。
• 第二項(進一步界定第一刀刃是具有數個連續缺口)相較於被證4、8、11(具有便於剪特殊髮型的功效)沒有產生不可預期的功效。

所以，第二項是其所屬技術領域中具有通常知識者，依組合被證4、8、11之先前技術顯能輕易為成，故不具進步性。

 

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引證證據 V.S Claim 3

新穎性

附屬項第3項包含第1項獨立項之全部技術內容，因為被證4、8、11難證明第一項不具新穎性，因此也難證明第3項不具新穎性。

 

進步性

附加技術特徵(有一手指支撐部)已揭露於被證4、8、11中。

• 依附於第一項部分，不具進步性，已見於上述。
• 第3項(進一步界定第一第一手把部與該第二手把部，分別沿著曲線環狀後側突出有一手指支撐部)相較於被證4、8、11(具有可供使用者較為省力操作功效)沒有產生不可預期的功效。

所以，第3項是其所屬技術領域中具有通常知識者，依組合被證4、8、11之先前技術顯能輕易為成，故不具進步性。

 

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引證證據 V.S Claim 4

新穎性

附屬項第3項包含第1項獨立項之全部技術內容，因為被證4、8、11難證明第一項不具新穎性，因此也難證明第3項不具新穎性。

進步性

附加技術特徵(有一止合部)已揭露於被證4、8、11中。

• 依附於第一項部分，不具進步性，以見於上述。
• 第3項(進一步界定第一第一手把部或該第二手把部，分別沿著曲線環狀外側突出有一止合部)相較於被證4、8、11(具有剪刀閉合時可緩衝之功效)沒有產生不可預期的功效。

所以，第4項是其所屬技術領域中具有通常知識者，依組合被證4、8、11之先前技術顯能輕易為成，故不具進步性。

 

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法院結論

1. 系爭專利申請專利範圍第一至四項，為其所屬技術領域中具有通常知識者依組合被證四、八、十一之先前技術顯能輕易完成，不具進步性。依照第94條第4項具有應予撤銷之原因。
   (專利法94第4項:該技術領域中有通常知識者依先前技術顯能輕易完成者，不得申請取得新型專利。)
2. 智慧財產案件審理法第16條第2項，是原告不得於本件民事訴訟中對被告主張系爭專利權。故本件原告之訴為無理由，所要求之損害賠償應予駁回。
   ( 法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。)

此判決效力只對訴訟當事人有效，並不及於第三人，故此篇專利在智慧財產局仍然屬「有效專利」，專利權人仍享有該專利權。若欲使該篇專利權被撤銷產生自始不存在的效果，尚須另向智慧財產局舉發，待舉發經成立確定後，該篇專利權才會遭到撤銷並也對外(如第三人)發生產生該篇專利自始不存在的效力。

 

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